Marchio composto con parola indicante una provenienza geografica

Attenzione all’uso nel marchio, di parole che potrebbero indicare una provenienza geografica.

Può accadere, infatti, che nella ideazione di un marchio, si scelga di legare la tipologia di prodotto e/o servizio ad una collocazione geografica così da dare una maggiore forza ed identità al proprio brand.

E’ insidioso e se il marchio è già stato creato e presente sul mercato e online, ci può essere comunque uno spazio difensivo nel caso di possibili contestazioni in fase di registrazione e tale spazio è dato sia da come visivamente è costituito il marchio figurativo e da un attento esame della tipologia di classi di Nizza e attività svolta.

Così in fase di registrazione, dall’Ufficio procedente (nel nostro caso era l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) potrebbe essere contestato che il marchio sia privo di carattere distintivo in quanto indicativo essenzialmente di una provenienza geografica o di una destinazione ex art. 13 co.1 let b, o che su questa scorta, così concepito, il segno sia idoneo ad ingannare il pubblico ex art. 14.co.1 lettera a) e B) del D.lgs 30/2005.

Beh le contestazioni sono di default così semplicistiche e nette, ma le osservazioni a sostegno dell’interesse del proprio cliente a vedersi riconosciuto la corretta registrazione del marchio sono invece sottili e precise.

In estrema sintesi, il caso particolare che lo studio legale ha affrontato riguardava un marchio complesso (figurativo e denominativo) per il quale era stata depositata domanda di registrazione all’UIBM, che nel suo insieme conteneva una parola “geografica (nome di una città italiana) collocata nel payoff, non legata alle parole principali del marchio e collocata visivamente e concettualmente in maniera molto marginale rispetto alla raffigurazione complessiva.

La domanda di registrazione riguardava classi di servizi e non di prodotti, pertanto in conformità con l’art 49 LPM,  la provenienza, ovvero l’indicazione geografica indicava correttamente e senza alcuna idoneità ad ingannare il pubblico, sia con precisione il luogo del servizio offerto al pubblico, sia la sede legale ed operativa della stessa società fornitrice del servizio.

In più ai sensi dell’articolo 47 capoverso 2 LPM, la parola di indicazione geografica (in un font molto piccolo collocata nel payoff/slogan), non è di per sé considerata dalle cerchie interessate, un riferimento alla qualità univoca rispetto al servizio offerto.  Il riferimento si limita a indicare che il servizio avviene proprio da quel determinato luogo e città, ma non vi è alcun collegamento diretto o indiretto, palese o univocamente riconosciuto dalla generalità di soggetti, che possa ingenerare la convinzione che quel nome geografico sia indicativo di particolari qualità positive specifiche e insite alla natura di quel servizio.

I nomi e i segni geografici che non sono considerati dalle cerchie interessate un riferimento a una determinata provenienza geografica (art. 47 cpv. 2 LPM) possono essere protetti per i servizi. In più c’è sottolineare che il rapporto tra un servizio e il suo luogo d’origine, di norma, non è così stretto come quello tra un prodotto e il suo luogo di fabbricazione.

Più semplice è infatti collegare qualitativamente un prodotto ad un luogo geografico di produzione, ma assai difficile e generico collegare un servizio ad un particolare luogo e maggiormente ad una città.

Per queste osservazioni, l’UIBM ha infatti, approvato il segno distintivo e ad oggi il marchio è registrato così come richiesto.