La convalida del marchio

Può accadere che un marchio d’impresa, sia normalmente utilizzato per contraddistinguere la propria attività o i propri prodotti senza che tuttavia ne sia immediatamente chiesta la registrazione agli uffici competenti e dunque sia posticipata a distanza di tempo.

Cosa accade se in quel periodo di tempo un altro marchio identico o simile, utilizzato da altro imprenditore, viene registrato?

L’art. 28 del Codice della proprietà industriale, contempla l’istituto della “Convalidazione”.

Tramite la “convalidazione” il titolare di un marchio d’impresa anteriore e il titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non meramente locale, ed abbiano tollerato per cinque anni consecutivi, essendone a conoscenza, l’uso (effettivo) – da parte di altra impresa – di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non possono presentare domanda di dichiarazione di nullità del marchio posteriore né opporsi all’uso dello stesso per i prodotti o servizi, in relazione ai quali, detto marchio è stato utilizzato sulla base del proprio marchio anteriore o del proprio preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in mala fede. Il titolare del marchio posteriore non può opporsi all’uso di quello anteriore o alla continuazione del preuso.

L’istituto risponde alla duplice esigenza da un lato, di evitare possibili situazioni di “ricatto”, dall’altro di garantire il legittimo affidamento del titolare del marchio posteriore che abbia fatto uso del proprio marchio in maniera continuativa per più di 5 anni, in situazione di pacifica coesistenza, così da poter continuare ad adoperare detto marchio.

Qualora il titolare del marchio anteriore abbia interesse a contestare l’uso del marchio posteriore identico o simile di altro operatore, dovrà contestarne l’uso entro il termine dei predetti 5 anni decorrenti dal momento immediatamente successivo alla registrazione del marchio posteriore, con atti idonei ad interromperlo.

Non saranno tuttavia sufficienti mere diffide, necessitando di fatto azioni giudiziarie e dirette in modo non equivoco a contestare la legittimità dell’uso.

In ipotesi di contestazione, sarà onere del titolare del marchio posteriore dimostrare la ricorrenza dei presupposti necessari per la convalidazione e previsti dall’art. 28 c.p.i., sulla base di prove documentali o anche testimoniali, potendo anche fare ricorso ad elementi presuntivi che siano gravi, precisi e concordanti.

Sarà invece onere del titolare del marchio anteriore, provare la mala fede di controparte nella registrazione successiva del marchio identico o simile.

La convalidazione avrà effetto solo per i prodotti e servizi per i quali il marchio posteriore sia stato registrato ed utilizzato e non per gli ulteriori prodotti o servizi diversi da quelli indicati in sede di registrazione. Potendo conseguentemente realizzarsi una convalida c.d. “parziale” del predetto marchio.